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專利無效策略之---以子之矛,攻子之盾

專利無效策略之---以子之矛,攻子之盾

基本案情:

本無效宣告請求涉及的是國家知識產權局于2004年9月15日授權公告的,名稱為“飛魚路燈(3)” 的外觀設計專利(下稱本專利),其申請號是 200330123854.1 ,申請日是 2003 年 12 月 5 日,專利權人是寧波燎原燈具股份有限公司。

   針對本專利權,常州市萬家耀燈飾有限公司(下稱請求人)于 2007 年6月 11 日向專利復審委員會提出無效宣告請求,其主要理由是:本專利與在先申請的外觀設計專利極其相近似,本專利不符合中國專利法第23條以及中國專利法實施細則第13條的規定。與此同時,請求人提交了如下附件作為證據:

   附件1:02307712.3號外觀設計專利著錄項目和圖片復印件;

   附件2:200330123853.7號外觀設計專利著錄項目和圖片復印件。

   經形式審查合格,專利復審委員會受理了此案,并于 2007 年7月14日將無效請求書及相關材料副本轉送給專利權人。

   之前,請求人又于2007年6月29日補充提交附件1的外觀設計專利公報復印件,專利復審委員會于2007年10月11日將該補充材料轉給專利權人。

   專利權人于2007年8月29日針對請求人的無效理由和證據進行答復,專利權人認為本專利與請求人提交的申請日前公開的兩篇對比文件外觀設計形狀不相同,均存在明顯的差別。請求人提出的無效理由不成立。

   專利復審委員會于2007年10月11日向雙方當事人發出合議組成員告知通知書,在規定的期限內雙方當事人均未提出合議組成員回避請求。

   2007年10月26日專利權人再次陳述意見,專利權人強調沒有理由將附件1整體外觀產品割裂開來與本專利進行比較,也沒有理由認為附件1是可以割裂的,因此,從整體判斷,本專利并沒有違反中國專利法第23條的規定。另外,最近北京市高級人民法院的生效判決認為同一申請人同日申請的外觀設計,專利法實施細則第十三條一款只適用相同,而不適用相近似,故本專利沒有違反專利法實施細則第十三條一款規定。

   合議組認為本案事實清楚,可以依法作出審查決定。

爭議焦點:

1、基于請求人提出的無效宣告請求理由,合議組對本專利是否符合中國專利法第23條和中國專利法實施細則第13條的規定進行審查。

   中國專利法第23條規定:“授予專利權的外觀設計,應當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似,并不得與他人在先取得的合法權利相沖突?!?/span>

中國專利法實施細則第13條第1款規定:“同樣的發明創造只能被授予一項專利”。

   2、請求人提交的附件 1是國家知識產權局于2002年11月13日授權公告的、申請號為02307712.3、產品名稱為“飛魚形高壓鈉燈道路燈具”的外觀設計專利公報復印件,經合議組核實其真實性可以確認。該專利公報的公開日期早于本專利的申請日,屬于中國專利法第23條規定的出版物,其上公開了一款飛魚形路燈的外觀設計(下稱在先設計),本專利與在先設計用途相同,具有可比性。雖然專利權人在意見陳述書中強調沒有理由將附件1整體外觀產品割裂開來。但眾所周知在一般情況下,道路燈具均由燈桿和燈組等部件組成,因此,本專利的路燈和在先設計所示路燈燈組部件可以進行相近似比較,專利權人的主張不能成立。

   3、本專利路燈整體設計為飛魚形狀,從仰視圖和俯視圖觀察,路燈外輪廓線近似橢圓形,后部為魚尾狀,橢圓形燈罩位于燈腹部前端,燈的后端設計有一長橢圓形的連接孔,燈的背部為圓弧過渡(詳見本專利附圖)。

   在先設計路燈整體設計為飛魚形狀,從仰視圖和俯視圖觀察,路燈外輪廓線近似橢圓形,后部為魚尾狀,橢圓形燈罩位于燈腹部前端,燈的后端設計有一長橢圓形的連接孔,燈的背部為圓弧過渡(詳見在先設計附圖)。

   合議組將本專利與在先設計比較,二者路燈的整體形狀基本相同,區別僅在于魚尾輪廓線有所區別,從一般消費者的角度觀察,二者應屬于相近似的外觀設計。

   4、綜上所述,在本專利申請日以前已有與其相近似的外觀設計在出版物上公開發表過,本專利不符合中國專利法第23條的規定。

   5.鑒于上述已得出本專利不符合中國專利法第23條規定的結論,本決定對請求人提出的其它理由和證據不再評述。

決定 :宣告200330123854.1號外觀設計專利權全部無效。

代理難度:

在外觀設計 無效程序中,最常用的也是最難的手段是找到外觀設計專利申請日之前的在先設計。檢索手段的缺乏是其重要的原因,因為國內的外觀設計檢索中分類號的檢索還采用的是洛迦諾分類表(現在為第9版),只有大類和小類,就路燈而言,現在的數據庫中以26-03進行檢索,出現的數量達到5000多個,其中有很多的重復授權。在進行無效時,不妨先去檢索申請人自己的先外觀設計,也許會找到有益之處。上述的案例就是本律師在代理一起無效宣告請求時采用上述的策略,最后使得該專利被無效。該專利權人相應的訴訟案件一并撤回,并且隨后我方提出了財產保全損失賠償請求,我方取得了該系列案件的勝利。


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