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專利侵權訴訟中的訴訟技巧

專利侵權訴訟中的訴訟技巧

(一)研透專利技術

  專利訴訟技術性很強,研究分析并吃透專利技術及與其相關的背景技術是非常重要的。專利訴訟要求律師不僅懂得法律條文及有關規定,更重要的是要求律師必須理解專利技術。不懂法律打不好官司,不懂專利技術同樣勝任不了專利訴訟。單從法律條文上是不能解決專利訴訟的有關問題的,特別是在認定某一技術是否構成侵權、是否屬于公知技術、是否屬于顯而易見的技術等等,都需要相當的技術知識。不鉆研專利技術是很難勝任專利訴訟的,因而研透專利技術是專利侵權訴訟成功的前提。

(二)固定侵權證據

  對于原告專利權人一方的律師,最重要的是要收集侵權的證據。購買到侵權產品固然重要,但有些侵權產品本身就是假冒他人的產品,上面所寫的生產廠家并不一定是真正的侵權廠家。因此,最好直接到生產廠家購買涉嫌侵權的產品,并采取公證取證(必要時進行隱蔽取證),或者通過工商行政管理部門或技術監督部門行使其他職責時,順便獲取侵權證據。獲得侵權與侵權數額的證據是 原告取勝的關鍵。

(三)巧用訴前禁令

  《專利法》第61條規定,專利權人或者利害關系人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為,如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的,可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產保全的措施。幾乎所有的專利權人都非常關心訴前禁令的問題,因為訴前禁令的效力非常強,幾乎所有的專利權人都希望通過訴前禁令的方式使侵權人訴前停止侵權行為。要申請訴前禁令,必須具備兩個條件:首先,侵權的證據必須是確鑿的、清楚的,關于侵權的判定也必須是明顯的和有說服力的;其次,要有證據證明。如果不采取訴前禁令,會有無法彌補的損失,多數案件難以滿足后一條件。

(四)合理確定賠償數額

  不建議當事人在訴訟中把損害賠償要求提得過高?!秾@ā返?0條規定:侵犯專利權的賠償數額,按照權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定;被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的,參照該專利許可使用費的倍數合理確定?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第20條規定:人民法院依照專利法第57條第1款的規定追究侵權人的賠償責任時,可以根據權利人的請求,按照權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定賠償數額。權利人因被侵權所受到的損失可以根據專利權人的專利產品因侵權所造成銷售量減少的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積計算。權利人銷售量減少的總數難以確定的,侵權產品在市場上銷售的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積可以視為權利人因被侵權所受到的損失。侵權人因侵權所獲得的利益可以根據該侵權產品在市場上銷售的總數乘以每件侵權產品的合理利潤所得之積計算。侵權人因侵權所獲得的利益一般按照侵權人的營業利潤計算,對于完全以侵權為業的侵權人,可以按照銷售利潤計算。該司法解釋第21條規定:被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定,有專利許可使用費可以參照的,人民法院可以根據專利權的類別,侵權人侵權的性質和情節,專利許可使用費的數額,該專利許可的性質、范圍、時間等因素,參照該專利許可使用費的1至3倍合理確定賠償數額;沒有專利許可使用費可以參照或者專利許可使用費明顯不合理的,人民法院可以根據專利權的類別、侵權人侵權的性質和情節等因素,一般在人民幣5000元以上30萬元以下確定賠償數額,最多不得超過人民幣50萬元。從我國目前專利審判的實踐來看,提出高額的損害賠償除了新聞炒作外,對當事人沒有更多的好處。因為按照中國現行《專利法》的規定和賠償計算方式,舉證實在是太困難了,所以專利侵權案件的賠償絕大多數都是法院的酌定賠償,酌定賠償的上限是50萬元人民幣,所以要提出幾千萬元的損害賠償,除了付出高額的訴訟費外,最終實際能得到的賠償會和提出的數字相差很遠。在很多專利侵權案件中,適當的損害賠償的提出是比較恰當的。據我們分析,專利損害賠償額一般在20萬元到30萬元人民幣左右作為訴訟請求提出比較有利。

專利侵權訴訟中的抗辯

一、指出原告的專利已不受法律保護

  如果通過調查取證,被告能夠證明原告的專利已失去了法律保護,這樣,被告自然會勝訴。一般來講,專利失去法律保護的情況大致有以下三種:

  1、保護期已滿的專利  專利權的一個重要特性是它的期限性,即在一定的期限內受法律保護,超過這一期限就不再受法律保護。我國現行專利法規定,發明專利的保護期為20年,實用新型和外觀設計專利的保護期為10年,均從申請日起計算。這樣,超過以上期限的專利就失去了法律保護,實施這樣的專利自然不會構成專利侵權。

  2、外國政府授予的專利  專利權的另一個特性是它的地域性,即一國政府根據其本國法律授予的專利權一般只在該國范圍內有效,超出該國范圍就不受法律保護。因此,外國政府授予的專利在中國不受法律保護,任意實施都不構成專利侵權。

  3、提前終止的專利   有些專利并沒有達到法定的保護期,但由于某種原因卻提前終止了,從而失去了法律保護,任何人都可以實施而不構成專利侵權。導致專利權提前終止的原因通常有專利權人未按規定交納年費,專利權人以書面聲明放棄其專利權等。

  二、請求宣告原告的專利權無效

  在專利侵權訴訟中,被告可依法請求宣告原告的專利權無效。原告的專利權一旦被宣告無效,也就不存在專利侵權問題。被告在請求宣告原告的專利權無效的同時,還可以請求人民法院中止專利侵權訴訟,待專利復審委員會對專利權的有效性作出決定后再做處理。這里,關鍵是要收集原告專利權無效的理由和證據。例如,對于發明專利和實用新型專利,專利權無效的理由主要有以下五個方面:

 1、授予專利權的發明創造不具備新穎性、創造性和實用性。

 2、授予專利權的發明創造沒有在說明書中充分公開。被告可以仔細分析原告的專利說明書是否對其發明創造作出了清楚、完整的說明,使所屬技術領域的技術人員能夠實現。如果不滿足這一條件,則表明原告的發明創造沒有在說明書中充分公開,據此可以請求宣告其專利權無效。

 3、權利要求書沒有得到說明書的支持。也就是講,權利要求書所要求的專利保護范圍在說明書中找不到依據。因此,被告應分析對比原告的專利說明書和權利要求書,收集說明書不支持權利要求書的證據。

 4、 修改超出了原說明書和權利要求書記載的范圍。為收集這方面的證據,被告應調查原告的專利說明書和權利要求書在審批過程中的修改變動情況。

 5、授予專利的發明創造不屬于專利法所保護的領域。比如原告的發明創造本質上是一種智力活動的規則,則不屬于專利法保護的范圍,即使被授予專利權,也應宣告無效。

 三、指出被告的行為屬于合理使用

 根據專利法的規定,下列情形不視為侵犯專利權:

 1、專利權人制造或經其許可制造的產品售出后使用或銷售該產品的;

 2、不知道所使用或銷售的產品是未經專利權人許可而制造并售出的;

 3、根據先用權在原有范圍內制造相同產品,使用相同方法的;

 4、臨時過境的外國運輸工具為其自身需要在其裝置或設備中使用有關專利的;

 5、專為科學研究和實驗而使用有關專利的。

 此外,根據國家計劃許可或專利局批準的強制許可而實施有關專利的,也是合法行為。

  四、指出被告實施的發明創造不屬于原告的專利保護范圍

  被告受到專利侵權指控后,應當仔細分析原告專利的權利要求書,看看自己實施的發明創造是否落入原告的專利保護范圍。如果屬于以下三種情況,則被告的行為不構成侵權:

 1、被告實施的發明創造實際上是一種已有技術的等效物,與原告的專利無關。

 2、被告實施的發明創造雖然是原告專利說明書公開的內容,但原告的專利權利要求書中沒有在權項中提出相應的保護要求,或者說專利權人由于其專利申請文件撰寫方面的缺陷,在說明書中作出超出其權利要求保護范圍的公開。其超出部分不受保護,他人可以任意使用。

 3、被告實施的發明創造在必要技術特征的構成方面與原告的專利有顯著差別。例如原告權利要求書中記載的必要技術特征為A、B、C和D,而被告發明創造的必要技術特征為A、B和E,且E與C和D之間有著本質的差別,從而使兩者的發明創造在功能和效果方面都有明顯的差異。這時,被告的發明創造實際上是一項不同于原告專利的、有創造性的新的技術方案,并且被告可就此提出自己的專利申請。

 五、指出被告的行為依法可以不承擔侵權責任

  被告雖然實施了原告的專利,但如果能夠證明其行為屬于下列情形,則可以不承擔侵權責任:

 1、被告取得了原告的明示或默示許可

為此,被告可以收集取得原告明示許可的證據,如許可合同、有關函件等;還可以收集得到原告默示許可的證據,例如雖然沒有簽訂許可合同,但原告曾經指導被告實施其專利技術。

 2、被告沒有實施原告專利的行為

如果被告只有非法實施原告專利的意圖,但卻沒有具體的實施行為,則可不承擔侵權責任。

 3、訴訟時效已過

  如果被告能證實自己的被控侵權行為發生在兩年前,并且當時原告得知或應當知道這種情況,那么原告由于訴訟時效已過,而喪失了勝訴權,被告據此可以不承擔侵權責任。

  當然,如果不存在以上的情況時,被告應主動同原告和解,爭取得到原告的諒解,補簽專利實施許可合同,交付專利使用費。這樣,可使為實施該專利而建造的廠房、購置的設備等繼續發揮作用,避免因被迫停止實施該專利而造成投資上的浪費,從而達到共同開發發明創造成果,推動生產力發展的目的。


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